지평은 ㈜리노이엔지를 대리하여 특허청구범위 정정 관련 사건에서 대법원 파기환송 판결을 받았습니다. 이번 판결은 특허청구범위 정정에서의 실질적 변경 여부에 관한 기존의 대법원 판례를 확인하면서, 이에 더 나아가 정정된 구성에 따른 효과가 정정 전의 특허명세서의 발명의 상세한 설명과 도면에 명시적으로 기재된 효과는 아니라고 하더라도, 정정된 구성이 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이고, 정정된 구성에 따른 효과가 통상의 기술자라면 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 충분히 파악할 수 있었던 효과라면 정정으로 새롭게 발생한 효과라고 보기 어려워 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당하지 않는다는 점을 확인해 주었습니다. 그동안 특허청구범위 정정에서의 실질적 변경 여부의 판단기준에 관하여 실무상으로는 다소 혼란이 있었으나 이번 대법원 판결은 통상의 기술자가 정정 전의 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 파악할 수 있었는지 여부를 실질적 변경의 기준으로 제시함으로써 판단기준을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있습니다.
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